美食達(dá)人股份有限公司(下稱美食達(dá)人公司)經(jīng)核準(zhǔn)注冊了第4514340號“85度C”商標(biāo)，核定使用在第43類飯館、咖啡館、餐館等服務(wù)上，第11817439號“85℃”商標(biāo)、第13872266號“85℃Daily Cafe”商標(biāo)、第6111661號“85C”商標(biāo)，核準(zhǔn)使用在第29類牛奶制品、牛奶等商品上。美食達(dá)人公司發(fā)現(xiàn)光明乳業(yè)股份有限公司(下稱光明公司)在市場上銷售的“光明優(yōu)倍鮮牛奶”包裝上突出且顯著印有“85℃”的字樣，美食達(dá)人公司認(rèn)為光明公司的上述行為嚴(yán)重侵犯了其對“85℃”商標(biāo)所享有的權(quán)利，故提起訴訟，要求判令光明公司停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟(jì)損失和合理開支等。光明公司辯稱，其在涉案牛奶包裝盒上標(biāo)注“85℃”字樣屬于描述性使用，表達(dá)的是涉案產(chǎn)品使用的殺菌溫度，不構(gòu)成商標(biāo)意義上的商標(biāo)使用行為，沒有侵犯美食達(dá)人公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。
一審法院認(rèn)定，被控侵權(quán)標(biāo)識使用在牛奶商品上，與美食達(dá)人公司第11817439號商標(biāo)核定使用的第29類牛奶制品、奶茶(以奶為主)、可可牛奶(以奶為主)等商品應(yīng)屬同種商品;被控侵權(quán)標(biāo)識與美食達(dá)人公司的第11817439號商標(biāo)構(gòu)成相同;光明公司在產(chǎn)品的外包裝上的醒目位置突出使用85℃，已經(jīng)超出說明或客觀描述商品本身的特點(diǎn)而正當(dāng)使用的界限，其主觀上難謂善意，客觀上可能造成相關(guān)公眾對商品來源的混淆，其行為構(gòu)成在同一種商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，因此，可以認(rèn)定光明公司標(biāo)注85℃的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。二審法院對此則持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為被控侵權(quán)標(biāo)識85℃與涉案第11817439號注冊商標(biāo)相比對存在差異，不構(gòu)成相同商標(biāo)，被控侵權(quán)商品牛奶與涉案第11817439號注冊商標(biāo)核定使用的牛奶制品、奶茶(以奶為主)、可可牛奶(以奶為主)等商品構(gòu)成類似商品，并非相同商品，且光明公司在被控侵權(quán)商品上使用85℃，僅是為了向相關(guān)公眾說明其采用的巴氏殺菌技術(shù)的工藝特征，仍屬于合理描述自己經(jīng)營商品特點(diǎn)的范圍，并非對美食達(dá)人公司第11817439號注冊商標(biāo)的使用，而是對溫度表達(dá)方式的正當(dāng)使用，未造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，不構(gòu)成對涉案第11817439號注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。
從上述一、二審法院的不同認(rèn)定理由可以看出，雙方的主要分歧在于被告在涉案牛奶外包裝上使用85℃標(biāo)識是否構(gòu)成正當(dāng)使用。關(guān)于何為正當(dāng)使用，法律上沒有明確規(guī)定，因而實(shí)踐中對于正當(dāng)使用的認(rèn)定出現(xiàn)不少分歧。本文將從正當(dāng)使用的涵義、分類著手，分析不同使用行為的特點(diǎn)以及在司法實(shí)踐中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和論證模式，總結(jié)提煉出相應(yīng)的構(gòu)成要件。
一、正當(dāng)使用行為的涵義
《中華人民共和國商標(biāo)法》(下稱《商標(biāo)法》)第五十九條第一款和第二款規(guī)定：(1)注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。(2)三維標(biāo)志注冊商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價值的形狀，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。以上是現(xiàn)行法律中關(guān)于正當(dāng)使用的規(guī)定，但是可以看出上述法律僅僅列舉了正當(dāng)使用的兩種情形，并未對正當(dāng)使用的涵義及構(gòu)成要件作出明確規(guī)定，由此導(dǎo)致在司法實(shí)踐中對于正當(dāng)使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)意見不一。
正當(dāng)使用是否僅包括《商標(biāo)法》第五十九條第一款和第二款規(guī)定的兩種情形?張玉敏教授認(rèn)為《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條(即現(xiàn)行《商標(biāo)法》第五十九條第一款)所規(guī)定的正當(dāng)使用僅包括描述性使用。一般而言，可以用“正當(dāng)使用”來概括商標(biāo)法上的描述性使用和指示性使用。描述性使用只是對描述性標(biāo)志“第一含義”的使用，即對商品或服務(wù)的質(zhì)量、原料、功能等特點(diǎn)進(jìn)行直接描述，并不是為了指示商品或服務(wù)的特定來源，即沒有將該標(biāo)志作為商標(biāo)來使用。描述性使用對應(yīng)的法律規(guī)范為上述《商標(biāo)法》第五十九條第一款和第二款，其本質(zhì)特征為“非商標(biāo)性使用”。
而指示性使用是指第三人以他人(商標(biāo)注冊人)的商標(biāo)指示該他人(商標(biāo)注冊人)的商品或服務(wù)，通過這一指示他人商品或服務(wù)來源的功能來表示自己所提供商品或服務(wù)的內(nèi)容或用途等。指示性使用在現(xiàn)行法律中沒有明確規(guī)定，但是在實(shí)踐中卻大量存在，常見有三種情況：1.使用他人商標(biāo)表示自己提供商品的零部件或硬軟件設(shè)施來源于商標(biāo)權(quán)人的商品，如聯(lián)想電腦上標(biāo)示英特爾公司持有的商標(biāo)，表示其電腦所使用的CPU處理器由英特爾公司提供;2.使用他人商標(biāo)表示自己提供的商品與商標(biāo)權(quán)人的商品兼容，比如第三方生產(chǎn)的充電器上顯示適配兼容蘋果系統(tǒng);3.使用他人商標(biāo)表示自己提供商標(biāo)權(quán)人商品的維修服務(wù)，比如一些汽車維修店招牌顯示奧迪、寶馬汽車專修字樣，并配以相關(guān)汽車品牌標(biāo)識。從上述概念的分析可以看出，描述性使用和指示性使用均構(gòu)成對他人商標(biāo)標(biāo)識的正當(dāng)使用，而本質(zhì)區(qū)別則在于描述性使用不構(gòu)成商標(biāo)性使用，指示性使用構(gòu)成商標(biāo)性使用。
二、司法實(shí)踐中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
北京市高級人民法院2006年3月7日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第26條規(guī)定：“正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識的應(yīng)當(dāng)具備以下要件：(1)使用出于善意;(2)不是作為自己商品的商標(biāo)使用;(3)使用只是為了說明或者描述自己的商品”。第27條規(guī)定：“下列行為屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識的行為：(1)使用注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱 、圖形 、型號的;(2)使用注冊商標(biāo)中直接表示商品的性質(zhì)、用途、質(zhì)量、主要原料、種類及其他特征的標(biāo)志的;(3)在銷售商品時，為說明來源、指示用途等在必要范圍內(nèi)使用他人注冊商標(biāo)標(biāo)識的;(4)規(guī)范使用與他人注冊商標(biāo)相同或近似的自己的企業(yè)名稱及字號的;(5)使用與他人注冊商標(biāo)相同或近似的自己所在地的名稱的;(6)其他屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識的行為。”
結(jié)合上述第27條規(guī)定可以看出，第26條關(guān)于正當(dāng)使用的構(gòu)成要件既包括描述性使用構(gòu)成要件也包括指示性使用構(gòu)成要件，第二項(xiàng)要件“不是作為自己商品的商標(biāo)使用”可以解讀為“本身不是作為商標(biāo)使用”和“只是作為指示他人商標(biāo)使用”兩種情形。“本身不是作為商標(biāo)使用”是描述性使用的本質(zhì)特征。“只是作為指示他人商標(biāo)使用”則為指示性使用的核心要件。描述性使用和指示性使用作為兩種不同性質(zhì)的正當(dāng)使用行為，是否應(yīng)適用統(tǒng)一的構(gòu)成要件?如果不適用統(tǒng)一的構(gòu)成要件，那各自的構(gòu)成要件又有何區(qū)別?筆者認(rèn)為，對于描述性使用和指示性使用的構(gòu)成要件應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定。首先，描述性使用為非商標(biāo)性使用，指示性使用為商標(biāo)性使用，兩者性質(zhì)不同，部分構(gòu)成要件有本質(zhì)差異，故對于不同性質(zhì)的兩種使用行為不宜適用統(tǒng)一構(gòu)成要件進(jìn)行認(rèn)定;其次，如果適用統(tǒng)一構(gòu)成要件進(jìn)行認(rèn)定，可能導(dǎo)致適用者產(chǎn)生兩種使用行為性質(zhì)相同的認(rèn)識，從而在實(shí)踐中造成對兩種使用行為的混用。故應(yīng)當(dāng)對兩種使用行為的構(gòu)成要件進(jìn)行區(qū)分。
(一)指示性使用構(gòu)成要件
最早使用指示性使用這一詞語是來自美國“New Kids”案，美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院的Kozinski法官在前述案件中給出了判斷是否構(gòu)成指示性使用需要考慮的三個因素：第一，如果不使用原告的商標(biāo)是否就無法識別其商品或者服務(wù);第二，被告是否在合理必要的限度內(nèi)使用原告的商標(biāo)來標(biāo)明原告的商品或者服務(wù);第三，被告的這種使用行為是否會暗示其與原告之間存在贊助、許可等特定聯(lián)系。該案中提出的這三點(diǎn)考量因素，主要圍繞指示性使用的必要性、使用方式的合理性和使用目的的正當(dāng)性展開。
江蘇省高級人民法院在(2016)蘇民終70號民事判決書中強(qiáng)調(diào)：“商標(biāo)的指示性使用應(yīng)當(dāng)是經(jīng)營者在商業(yè)活動中善意、合理地使用他人注冊商標(biāo)，以客觀說明自己商品或者服務(wù)的來源、用途、服務(wù)對象及其他商品本身固有的特性。它一般要求使用者主觀上基于善意，使用商標(biāo)的具體形式和程度應(yīng)保持在合理范圍內(nèi)，且未對商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益造成損害”。北京知識產(chǎn)權(quán)法院在(2017)京73民終1236號民事判決書中認(rèn)定金豪杰中心對于涉案商標(biāo)的使用未超出指示性使用的合理范疇，主要從幾個方面考量：一是金豪杰中心使用涉案商標(biāo)與“龍牌石膏板全系列”字樣的目的在于向相關(guān)消費(fèi)者指示其銷售商品類型與來源;二是金豪杰中心清楚地對外表明其建材銷售商的身份，其對于涉案商標(biāo)的使用僅限于向消費(fèi)者表明其銷售石膏板的商品來源，且未有向消費(fèi)者誤導(dǎo)或暗示其與北新公司存在特殊關(guān)系的情形;三是不會導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對于涉案商標(biāo)商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。
筆者認(rèn)為，通過上述分析，指示性使用的構(gòu)成要件主要包括以下幾個方面：(1)主觀意圖上，被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)是善意的，即不存在攀附他人商標(biāo)商譽(yù)的意圖。主觀意圖的判斷應(yīng)結(jié)合相關(guān)證據(jù)審查被訴侵權(quán)人對他人商標(biāo)的使用情況，例如是否存在將他人商標(biāo)置于商品上更加顯著的位置，與自身標(biāo)識相比，是否更加突出醒目地標(biāo)示他人商標(biāo)等行為。(2)主觀目的上，即通過對他人商標(biāo)的使用來說明自身商品或服務(wù)的功能、用途、內(nèi)容、特點(diǎn)等;(3)必要性上：如果不使用他人商標(biāo)，是否就無法識別被訴侵權(quán)人的商品或服務(wù)。即被訴侵權(quán)人提供的商品或服務(wù)應(yīng)當(dāng)是與商標(biāo)權(quán)利人的商品或服務(wù)密切相關(guān)，只有通過使用該商標(biāo)，才能將被訴侵權(quán)人的商品或服務(wù)表述清楚;(4)使用方式上，是否在合理必要限度內(nèi)。對于合理必要限度的判斷，應(yīng)重點(diǎn)審查商標(biāo)使用行為是否符合相關(guān)行業(yè)的商業(yè)慣例等。(5)使用后果上，未造成相關(guān)公眾混淆。因?yàn)槭褂盟松虡?biāo)，仍然是為了指示該商標(biāo)來自商標(biāo)權(quán)人而非被訴侵權(quán)人。既然指示性使用亦為商標(biāo)性使用，因此，該使用行為不應(yīng)使相關(guān)公眾對提供商品和服務(wù)來源的主體產(chǎn)生混淆。
(二)描述性使用構(gòu)成要件
美國《蘭哈姆法》第33條第2款第4項(xiàng)規(guī)定：“將并非作為商標(biāo)，而是有關(guān)當(dāng)事人自己的商業(yè)上的個人名稱的使用，或?qū)εc該當(dāng)事人的產(chǎn)地有合法利益關(guān)系的任何人的個人名稱的使用，或?qū)υ摦?dāng)事人的商品或者服務(wù)，或地理產(chǎn)地有敘述性的名詞或圖形使用，作為合理使用，當(dāng)然這種使用必須是只用于敘述該當(dāng)事人的商品或服務(wù)正當(dāng)?shù)恼\實(shí)的使用。”上述規(guī)定要求該種使用行為應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：一是使用的意圖是正當(dāng)、善意的;二是建立在非商標(biāo)性使用的基礎(chǔ)上;三是使用的目的僅為描述自己的商品、服務(wù)或產(chǎn)地。北京市高級人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第26條與《蘭哈姆法》該條規(guī)定基本一致。
在司法實(shí)踐中，關(guān)于描述性使用抗辯是否成立出現(xiàn)兩種論證方式：一種是只認(rèn)定構(gòu)成非商標(biāo)性使用，對于使用后果是否造成混淆則不在考慮的范圍之內(nèi)。2004年美國聯(lián)邦最高法院在KP案終審判決中認(rèn)為，商標(biāo)侵權(quán)案件中，即使可能存在混淆的情況下，法定正當(dāng)使用之抗辯也能成立，被告在提出法定正當(dāng)使用之抗辯時，并沒有義務(wù)否定混淆可能。在2005年“21世紀(jì)不動產(chǎn)案”中，法院延續(xù)了美國聯(lián)邦最高法院在KP案中的觀點(diǎn)，即被告的使用只要符合一定的標(biāo)準(zhǔn)，就可認(rèn)為是“合理使用”，而不論混淆與否。2009“Hensley”案中，該案主審法官進(jìn)一步肯定了美國聯(lián)邦最高法院的立場，并指出，在衡量被告是否構(gòu)成“合理使用”時，法院只需考慮：被告是否在描述性意義上使用系爭標(biāo)識;被告是否善意使用。我國最高人民法院在“功夫熊貓”案中，只認(rèn)定涉案行為構(gòu)成非商標(biāo)意義上的使用，并未對是否造成混淆進(jìn)行評述。此外，最高人民法院在(2014)民提字第38號民事判決書中認(rèn)為：“在商標(biāo)并不能發(fā)揮識別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具實(shí)際意義”。
另外一種論證模式即認(rèn)定構(gòu)成非商標(biāo)性使用，同時認(rèn)定不容易導(dǎo)致混淆。上海知識產(chǎn)權(quán)法院在前述(2018)滬73民終289號民事判決書中即表達(dá)此種觀點(diǎn)，認(rèn)為“在處理涉及正當(dāng)使用抗辯的問題時，應(yīng)當(dāng)在比對被控侵權(quán)標(biāo)識與涉案注冊商標(biāo)相似程度、具體使用方式的基礎(chǔ)上，分析被控侵權(quán)行為是否善意(有無將他人商標(biāo)標(biāo)識作為自己商品或服務(wù)的標(biāo)識使用的惡意)和合理(是否僅是在說明或者描述自己經(jīng)營的商品或服務(wù)的特點(diǎn)等必要范圍內(nèi)使用)，以及使用行為是否使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)等因素，綜合判斷被控侵權(quán)行為究竟是商標(biāo)侵權(quán)行為，還是屬于正當(dāng)使用行為，以合理界定注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍，達(dá)到商標(biāo)專用權(quán)和公共利益之間的平衡”。在該案中，是否導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)被作為認(rèn)定是否構(gòu)成正當(dāng)使用的要素之一。最高人民法院在(2017)最高法民申4380號民事裁定書中指出：“當(dāng)注冊商標(biāo)含有描述性的要素時，其他生產(chǎn)者出于說明或客觀描述商品特點(diǎn)的目的，以善意方式在必要的范圍內(nèi)予以標(biāo)注，只要該種標(biāo)注沒有超出正當(dāng)、合理使用的范疇，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆商品來源，可以認(rèn)定構(gòu)成正當(dāng)使用”。在該案中，最高人民法院認(rèn)為構(gòu)成正當(dāng)使用需要考慮以下幾點(diǎn)要素：(1)所使用的標(biāo)識具有描述性特征;(2)出于說明或客觀描述商品特點(diǎn)的目的;(3)以善意方式在必要的范圍內(nèi)予以標(biāo)注;(4)不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆商品來源。
從上述司法實(shí)踐中的案例可以看出，關(guān)于描述性使用構(gòu)成要件，以下幾點(diǎn)已經(jīng)達(dá)成共識：(1)主觀意圖上：被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)是善意的，即不存在攀附他人商標(biāo)商譽(yù)的意圖。主觀意圖的判斷方法與前述指示性使用主觀意圖判斷一致;(2)主觀目的上：被訴侵權(quán)人使用詞匯的固有含義是為了描述商品或服務(wù)的特點(diǎn)等;(3)使用對象上：應(yīng)當(dāng)是公有領(lǐng)域的描述性詞匯。例如《商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定的“含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名”的詞匯;(4)使用性質(zhì)上：非商標(biāo)性使用，即使用該標(biāo)識不是用來區(qū)分商品或服務(wù)的來源。
關(guān)于是否應(yīng)當(dāng)將未造成混淆誤認(rèn)作為描述性使用的構(gòu)成要件，筆者認(rèn)為，混淆可能性一般是作為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的后果要件考慮，所導(dǎo)致的是對商品或服務(wù)來源發(fā)生混淆，如果對一項(xiàng)標(biāo)識的使用僅僅為了說明其商品或服務(wù)的特點(diǎn)，并不作為區(qū)分商品或服務(wù)的來源，那么對該標(biāo)識的使用即不產(chǎn)生混淆的基礎(chǔ)，也就無需判斷是否存在導(dǎo)致混淆的可能。因此，未造成混淆誤認(rèn)不宜作為描述性使用的構(gòu)成要件。然而在實(shí)踐中，有一些標(biāo)識既會被相關(guān)公眾認(rèn)為是描述商品或服務(wù)的特點(diǎn)，同時也會被認(rèn)為是用于區(qū)分商品或服務(wù)的來源。所以，是否適用混淆可能性仍然需要在個案中針對具體情況進(jìn)行判斷。