基于惡意而取得注冊商標專用權的商標，其危害在于權利人可以通過主動行為和被動阻礙的兩種形態損害合法在先權利人的民事權利。即：可以通過侵權訴訟等手段主張在先權利人的使用行為侵害其商標專用權，同時也可以在商標申請階段作為在先權利障礙阻礙在先權利人申請商標注冊。
案號：北京知識產權法院(2016)京73行初6787號
關鍵詞：商標、駁回復審、無效宣告、行政訴訟第三人
案件簡介
2014年10月13日，掌游天下(北京)信息技術股份有限公司(簡稱“掌游天下公司”)提出第15501045號“POPSTAR及圖”商標注冊申請(簡稱“訴爭商標”)，具體如下圖所示：
2016年3月25日，商標局作出《商標駁回通知書》，根據《中華人民共和國商標法》(簡稱《商標法》)第三十條的規定，決定駁回訴爭商標的注冊申請，理由是訴爭商標與引證商標構成近似商標。引證商標具體如下圖所示：
2016年5月11日，掌游天下公司向國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱“商標評審委員會”)提出復審申請。其復審理由中包括引證商標是對訴爭商標的惡意注冊，訴爭商標在中國大陸地區由原告掌游天下公司在先進行商業使用，具有較高的市場知名度，該公司對訴爭商標擁有合法在先權利。
商標評審委員會認為引證商標是否存在惡意注冊的情形不是被訴決定的審查范圍，遂作出駁回復審決定書。掌游天下公司不服該決定，向北京知識產權法院提起行政訴訟。
法院認為被訴決定所涉第14330119號“POPSTAR”商標(簡稱“引證商標”)是否存在惡意注冊情形的事實認定以及本案裁判結果與引證商標權利人嘉豐永道(北京)科技股份有限公司(簡稱“嘉豐永道公司”)可能存在利害關系。 因此，依照《中華人民共和國行政訴訟法》第二十九條第一款的相關規定，通知嘉豐永道公司作為本案第三人參加訴訟。
法院經審理認定，掌游天下公司主張就訴爭商標享有合法在先權益，且訴爭商標經過掌游天下公司在“PopStar!”手機游戲上的廣泛使用，已具有較高知名度;而第三人嘉豐永道公司未提交引證商標存在在先使用的相關證據，且其除搶注訴爭商標之外，還搶注了大量他人運營的游戲名稱;該注冊行為具有明顯的復制、抄襲他人擁有的高知名度游戲軟件名稱的惡意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了誠實信用和公序良俗原則。因此，嘉豐永道公司對引證商標申請注冊的行為違反了誠實信用和公序良俗原則，損害了掌游天下公司合法在先權益，不具有合法性，引證商標不應成為訴爭商標申請注冊的合法在先權利障礙。
裁判結果
法院撤銷被告國家工商行政管理總局商標評審委員會作出的商標駁回復審決定書。
法律評析
本案并非針對嘉豐永道公司所持有的引證商標的無效程序，而是針對在先使用人掌游天下公司就其在后注冊申請的訴爭商標是否應當通過申請審查。因此通常情形下，無需審查引證商標的正當性或合法性，否則，商標注冊申請復審程序就實質演變成了引證商標的無效程序。
在此前提下，商評委認為：訴爭商標指定使用的“娛樂”等服務與引證商標核定使用的“娛樂”等服務屬于同一種或類似服務;訴爭商標字母部分為“POPSTAR”，引證商標為“POPSTAR”，訴爭商標與引證商標字母構成相同，僅表現形式不同，已經構成近似商標。因此，訴爭商標與引證商標同時使用在同一種或類似服務上，消費者在隔離狀態下施以一般注意力，易對服務來源產生混淆誤認。訴爭商標與引證商標構成使用在同一種或類似服務上的近似商標。因此，依照《商標法》第三十條和三十四條的規定，訴爭商標在復審服務上的注冊申請應當予以駁回。
但是，依據《商標法》第七條第一款規定，申請注冊和使用商標，均應當遵循誠實信用原則。最高人民法院在相類判決中明確指出，缺乏合法性基礎的注冊商標專用權不能對抗他人的正當使用行為，法院應當注重審查被訴行為的正當性以及訴爭商標注冊的正當性。以非善意取得注冊的訴爭商標對具有正當性的被訴行為提起侵權之訴，屬于對注冊商標權利濫用行為，其訴訟請求不應得到支持。
據此，在本案后續行政訴訟程序中，法院認為：商標申請注冊的合法性是獲得注冊商標專用權以及行使該權利的重要基礎。惡意注冊的商標在向具有合法在先民事權益的特定民事主體行使商標專用權時不具備實現請求權功能的基礎。既然在民事侵權訴訟中，人民法院作出惡意注冊的商標權利人針對具有合法在先民事權益的主體提出侵犯其注冊商標專用權的主張，屬于違反誠實信用原則的權利濫用行為，不予保護并駁回其訴訟請求的認定。那么在商標授權程序中，引證商標如存在惡意注冊訴爭商標申請人在先使用商標或其他合法在先民事權益的情形，可以要求引證商標不得存在對訴爭商標惡意注冊違反誠實信用原則的情形，引證商標注冊不具有合法性，則不應成為訴爭商標申請注冊的在先權利障礙。在商標注冊申請復審行政訴訟程序中，審查引證商標的合法性，不僅符合商標法立法本意，并且是有效遏制惡意商標注冊，提高商標審查效率的必要之舉。
律師點晴
正如本案法院判決所陳述的，基于惡意而取得注冊商標專用權的商標，其危害在于權利人可以通過主動行為和被動阻礙的兩種形態損害合法在先權利人的民事權利。即：可以通過侵權訴訟等手段主張在先權利人的使用行為侵害其商標專用權，同時也可以在商標申請階段作為在先權利障礙阻礙在先權利人申請商標注冊。
本案中，早在2011年10月，掌游天下公司即與游戲原創人白相鉉簽訂《關于“POP Star!消滅星星”游戲軟件著作權之授權及權利證明書》，獲得了該游戲軟件的知識產權(包括但不限于著作權、商標權等)的許可，其中包括以自己的名義在中國將“消滅星星”、“PopStar”等商標在相關商品和服務上進行注冊申請。然而，遲至2014年10月，掌游天下公司才提出訴爭商標的注冊申請。不得不說，正是因為這一嚴重遲緩，才導致本案的復雜局面。在嘉豐永道公司的在先商標申請已成為注冊申請障礙時，不得不援引《商標法》第三十二條規定，去啟動復審程序，去證明自己就訴爭商標的在先使用，去證明自己在先使用的訴爭商標已有足夠的市場知名度，去證明引證商標的持有人是以不正當手段搶先注冊……。
然而，這些所有的麻煩，只需要掌游天下公司在運營“POP Star!消滅星星”游戲的初始，及時進行商標注冊申請即可避免。