從大量的知識產權信息碎片中,提取有價值的視角一直是一項艱難的任務。雖然,高質量、簡易好用的檢索工具可以幫助企業與機構尋找更有競爭力的切入點,更好地做出決策。但是,如何投入更少的時間、讓信息獲得更大的產出、提升數據的附加值、為企業爭取顯著的長期紅利,是非常值得探討的問題。為此,根據檢索策略的重要性為切入點,知識產權律師Mayank Joshi分析了專利在先檢索的必要性和具體檢索策略。
一項發明要滿足一定條件才能專利化,而這些條件在不同的司法管轄區也各有不同。通常來說,“發明”這個術語是指某種特定的產品或方法,需要滿足以下條件:
(1)新穎性——必須要有至少一種與在先技術不同的特征;
(2)創造性——至少要有一個創新點,相比多重在先技術組合或單一在先技術以及公知常識具有創新特征,且對該專業領域人士來說不能是顯而易見的;
(3)工業適用性——大多數司法管轄區禁止特定領域的專利(如科學理論、動植物新種類、治療方法、算法、數學公式、商業方法和軟件)。
因為要支付許多費用(如申請費、審查費和律師費),獲得專利授權可能十分昂貴,尤其是發明者想要在多個司法管轄區保護專利的情況下。Mayank Joshi建議發明者在開始申請專利前親自或聘請專業人士進行專利在先技術檢索。基于專利在先技術檢索結果,可以清楚地定義發明的創新性和技術特征,并且能夠確定應當在哪些司法管轄區提出申請。執行專利在先檢索的好處在于:
(1)如果發明不具備創新性,可以避免在專利申請和起訴程序中浪費金錢和機會,讓研發中心更明智地使用知識產權預算。
(2)專利在先檢索有助于確定最相似的在先技術,因而可以確定專利權利要求的保護范圍。由于減少了權利要求修訂環節,還可以縮短申請審查時間。專利在先檢索與盡職調查相似,可以減少專利申請被駁回的風險。
知識產權律師Mayank Joshi提出專利在先檢索策略的步驟如下:
(1)專利在先檢索之前了解現有技術的定義。現有技術是指所有公開可獲得的能證明某發明存在的證據。任何授權專利、已發布的專利申請、文章、研究論文、網頁、書籍或視頻都可以作為專利申請的現有技術的載體。發明人可能不如專業人士熟悉現有技術檢索。
(2)一般來說,典型的專利在先檢索流程可使用關鍵詞檢索、名稱檢索、類別檢索或引文檢索及其結合的方式來形成檢索策略。關鍵詞檢索時應識別本發明的所有關鍵特征,然后從關鍵特征衍生出關鍵詞及其同義詞,以制定專利或非專利數據庫對應的檢索式。
此外還可以利用發明所在領域相關的專利類別、申請人和發明人來完善搜索策略。所有檢索結果可通過人工分析列出最相關的在先技術。這一過程可通過兩次篩選來實現,第一次篩選僅需讀取檢索結果的標題和摘要,如覺得相關,可以在第二次篩選中讀取檢索結果的其他細節。最相關的在先技術找出以后,可以查看專利引文來發現更多相關結果,嘗試多種檢索字符串以保證覆蓋所有排列組合。但是,Mayank Joshi指出專利在先檢索要求使用人有相關技能、訓練和實踐,很難檢索到所有信息,也不可能確定地說不存在在先技術。但發明人還是應該嘗試使用綜合性的專利在先檢索,來減小專利申請被拒或授權專利被無效的風險。